◎ 捷報─案例010：使用他人商標作為公司名稱，會侵害他人之商標權嗎？
◎ 裁判字號：台灣板橋地方法院94年度智(一)字第36號
◎ 案例事實：
A公司為某大跨國企業，為市場行銷及商譽維護之考量，於許多國家皆註冊當地官方語言譯音相近之商標。其在台灣申請有”英X爾”及”英O爾”兩個中文商標，專用期限分別自86年5月及92年1月均至96年5月。日前，A公司發現”英O爾”之名稱與”英O爾”商標完全相同，而與”英X爾”商標近似，故認為”英O爾”公司違反商標法62條：「…一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱…或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱…或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」而向法院提起損害賠償之訴。惟”英O爾”公司認為其公司名稱早在89年間即已註冊，且因業務為外銷，主要使用另一英文之公司名稱，並無侵害”英X爾”、”英O爾”商標之情形。因此，乃至本所委託王律師為其代理訴訟。
◎ 本案之法律上爭點：
一、”英O爾”公司於89年註冊公司名稱時，是否已屬「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名註冊商標中之文字作為自己公司名稱」？
1. A公司之主張：
(1) A公司創立於民國57年，產品行銷全球200多個國家，其原始之英文商標Intxx與在台灣申請之”英X爾”、”英O爾”兩中文商標已被經濟部智慧財產局肯認為「著名商標」，意即廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。
(2) A公司多年來投注鉅資及人力於商品開發及廣告行銷，”英X爾”、”英O爾”兩中文商標亦已為消費者所熟知而屬著名商標。
2. ”英O爾”公司之主張：
(1) 商標法第62條自92年11月始施行，舊商標法並未規定使用他人商標作為公司名稱視為侵害他人之商標權，基於法律不溯及既往原則，”英O爾”公司於89年註冊公司名稱時，應無現行商標法之適用。
(2) A公司於86年12月時對外宣布統一使用”英X爾”中文商標，不再使用”英O爾”中文商標。觀諸A公司實際狀況，亦多使用”英X爾”中文商標及原始英文商標Intxx，而非”英O爾”中文商標。是故，A公司在未曾「使用」”英O爾”中文商標之情形下，亦無法認其屬「著名商標」。
(3) ”英O爾”公司註冊之公司名稱雖與”英O爾”商標相同，但”英O爾”公司主要業務為外銷，均以英文之公司名稱從事業務，未曾使用中文之公司名稱從事行銷或作為商標使用。
3. 法院並未支持A公司之主張，其理由為：
(1) ”英O爾”公司於89年註冊公司名稱時，商標法並未有現今62條之規定，故並未有違反商標法之情形可言。
(2) A公司申請登記之”英O爾”商標，其專用期限自92年起至96年止，故”英O爾”公司於87年註冊公司名稱時，A公司尚未有”英O爾”商標之專用權。即便認為A商標於87年時即為「著名商標」，亦難認為”英O爾”公司於89年註冊時，有「明知為他人著名商標而以其作為公司名稱」之行為。
二、“英O爾”公司名稱與A公司之”英X爾”、”英O爾”兩中文商標相同與近似，是否有「減損著名商標之識別性或信譽」或「使消費者產生混淆誤認」之情形？
1. A公司之主張：
(1) “英O爾”公司設立登記營業項目中之有線及無線通信機械器材製造業，為”英X爾”商標所指定之同類商品。而”英O爾”公司名稱與”英O爾”商標相同、”英X爾”商標近似，有導致消費者對產品來源產生混淆誤認或聯想之情形。
(2) “英O爾”公司外銷業務使用另一英文名稱，與其中文名稱完全無關，顯見其欲攀附A公司商譽，致減損”英X爾”、”英O爾”兩商標之識別性及信譽。
(3) 經濟部智慧財產局曾作出兩個異議審定書，認定”英X爾”、”英O爾”兩商標為著名商標，與此二商標近似之d、e兩商標，客觀上有使消費者對其所表彰之商品或服務來源產生混淆誤認之虞。
2. “英O爾”公司之主張：
(1) “英O爾”公司實際上從事玩具及服飾業務，從無經營機械材料製作業，爲杜爭議，已向相關單位註銷通信材料製作等營業項目。
(2) “英O爾”公司中文名稱僅使用於國內銀行、公務機關之行政作業流程中使用，對外貿易往來皆以另一英文名稱，外國客戶皆不知”英O爾”公司中文名稱，故殊無可能有侵害A公司”英O爾”中文商標之情形。
(3) 是否有致「商標識別性與信譽之減損」須有具體情事作為判斷，”英O爾”公司僅單純使用與”英O爾”商標相同之公司名稱，並無對外使用或宣傳，亦無使用於”英O爾”商標指定之商品類別，故並無任何行為可導致A公司之商標信譽有所減損之行為。
3. 法院並未支持A公司之主張，其理由為：
(1) “英O爾”公司註銷通信材料製作等營業項目之事實已為A公司所不爭執，故A公司主張”英O爾”公司名稱與”英X爾”、”英O爾”商標指定商品類別相同，造成通訊市場消費者之混淆誤認等主張即非可採。
(2) A公司所提之異議審定書，皆僅針對d、e兩商標而為評定，和”英O爾”公司名稱與”英X爾”、”英O爾”兩商標相同或近似之情形有別。依該審定書僅能認定”英X爾”、”英O爾”二商標確實為「著名商標」，但不能據此認為”英O爾”公司名稱與”英X爾”、”英O爾”商標相同或近似，有減損”英X爾”、”英O爾”兩商標之識別性或信譽，或有使消費者產生混淆或誤認之結果。
(3) “英O爾”公司外銷業務使用另一英文公司名稱，雖與”英X爾”、”英O爾”兩商標完全無關，但也無法據此認為”英O爾”公司有攀附A公司商譽之情形。
綜上所述，”英O爾”公司名稱雖與A公司之”英X爾”、”英O爾”兩商標相同或近似，但因”英O爾”公司註冊公司名稱時，並無「明知」為他人著名商標而以該商標為自己公司名稱之情形；加之以A公司無法舉證”英O爾”公司名稱與”英X爾”、”英O爾”商標近似或相同有何「減損其識別性或信譽」與「使消費者混淆誤認」之具體情事，故認定”英O爾”公司並無侵害A公司商標權之情形，判決”英O爾”公司勝訴。
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